¿Qué derechos tengo sobre un software desarrollado por encargo - ad hoc - para mi empresa?

Como continuación de nuestro post anterior – Derechos del trabajador y la empresa sobre el software – vamos a poneros al día sobre los Derechos del software por encargo – ad hoc -.

Las distintas necesidades de las empresas hacen que tengan que acudir a desarrolladores para obtener un software por encargo -ad hoc- que se adapte perfectamente a sus circunstancias productivas. La forma en la que se configure la titularidad de los derechos sobre ese software determinará la viabilidad a corto y largo plazo de la inversión realizada. Teniendo en cuenta las expectativas presentes y futuras de la empresa, deberemos articular el alcance de los derechos sobre el software por encargo.

Desde Centinela abogados en Murcia, especialistas legales en adquisición de software, vamos a analizar que previsiones existen en la Ley de Propiedad Intelectual española, en adelante LPI y como crear contratos sobre software adaptados a las necesidades de las partes intervinientes.

Software creado por encargo - Ad Hoc -

software por encargo

Derechos sobre el software por encargo – Ad Hoc -

La empresa programadora y el cliente suelen centrarse más en el análisis funcional del software que de la regulación de los derechos de propiedad intelectual del mismo. Tampoco suele tenerse en cuenta si habrá o no entrega del código fuente. La mayoría de las controversias surgen por no haberse previsto nada al respecto sobre la titularidad del software en el contrato de arrendamiento de obra o servicio o incluso por la inexistencia total de este.

¿Qué ocurre si no hemos plasmado las condiciones del desarrollo del software en un contrato por escrito?

En caso de no existir contrato escrito, habrá que estar a lo expresamente pactado de forma oral por las partes, según la naturaleza y características del negocio jurídico, que sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley. En este sentido, la LPI, en su art. 43, hace una interpretación restrictiva de cómo se han de distribuir los derechos de explotación entre las partes, así como su alcance:

  • Temporalmente limita la cesión a cinco años
  • Territorialmente lo hace al país donde se realice la cesión
  • Las modalidades de explotación cedidas serán aquellas que se deduzcan del contrato y sean indispensables para cumplir con su finalidad

Por lo que si como empresa, la cesión en exclusiva del software, era un requisito indispensable, sin contrato que lo refleje, habrá que deducirlo desde otros medios probatorios, como son el pacto oral entre las partes, de las comunicaciones que éstas hayan mantenido y de la información con la que las partes contaban a la hora de contratar, es decir, la oferta

¿Qué ocurre con los derechos patrimoniales y morales sobre el software?

Los derechos morales quedaran en manos del autor, sin embargo, con la titularidad de los derechos patrimoniales se podrá decidir:

  • Si es el desarrollador quien la detenta, pudiendo por ejemplo comercializar con otros clientes el software objeto de desarrollo, así como realizar adaptaciones y nuevas versiones del mismo, configurándose como un activo intangible.
  • o decidir atribuirla al cliente, lo que permitiría a este último, en función del alcance, impedir que otras empresas competidoras tengan acceso al software o realizar modificaciones, si se le entregó el código fuente.

¿Entrega o no del código fuente?

La entrega del código fuente es muy discutida, ya que supone para la empresa desarrolladora dar a conocer su “know how”. A pesar de tratarse de un software a medida, las desarrolladoras  suelen proteger y restringir  el uso de un programa en este formato, lo normal es entregar el programa en formato ejecutable. Esto es habitual cuando en el contrato de desarrollo de software se pacta la utilización de módulos, propiedad de la empresa desarrolladora, que afectan a servicios básicos como comunicaciones del nuevo software, que abaratan el coste y reducen los plazos de producción. La entrega del código fuente supone ir acompañada de la cesión del derecho de transformación del programa, es decir autorizar al cliente a la modificación posterior del programa, sin necesidad de acudir al desarrollador original para dar cumplimiento al objeto principal del contrato de software por encargo.

Entonces, si no hemos pactado nada en el contrato, ¿tiene la desarrolladora que entregar el código fuente a la empresa?, bajo determinados requisitos y límites tendría que hacerlo, art.100 de la LPI, sobre todo si la empresa ha incurrido en todos los gastos de investigación y desarrollo de todas y cada una de las partes del software a medida, tal y como se deduce de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 17 de mayo de 2003.

Algunos TIPS a tener en cuenta si va a contratar los servicios de una empresa de desarrollo de software para su empresa:

  • No olvidemos siempre plasmar por escrito un contrato de encargo de software al que poder acudir siempre que surja algún desacuerdo con los términos del encargo.
  • Asegúrate siempre de la originalidad del software que la empresa va a desarrollar para tus necesidades.
  • Garantiza que puedas utilizar legítimamente todo el software desarrollado, bien mediante la obtención de la autoría, bien mediante la cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación o bien mediante un contrato de licenciamiento lo más amplio posible.
  • Protégete en caso de incumplimiento contractual mediante la inclusión en el contrato de cláusulas penales y/o de indemnización por daños y perjuicios.
  • Prevé clausulas de no competencia postcontractual.
  • Obtén el software en toda su extensión, nos solo el código ejecutable, sino también el código fuente, el código objeto y cesión de derechos de transformación para poder adaptarlo en el futuro a nuevas necesidades de tu empresa.
  • Asegura el software mediante su depósito a través de un contrato de Escrow, para evitar que, si la empresa desarrolladora desaparece, la información del programa lo haga con ella.

Para más información y/o para contratar nuestros servicios, Centinela Abogados Digitales es un despacho de abogados situado en Murcia especializado en la gestión de software y tecnología, así como de cualquier activo de Propiedad Intelectual e Industrial. Puede contactar con nosotros en el 868 181 126 o en la dirección de correo electrónico hola@centinela.legal

Créditos

Autor: José Ángel Sánchez Gil

Fotografías:

creativeart – <a href=’https://www.freepik.es/fotos/fondo’>Foto de Fondo creado por creativeart – www.freepik.es</a>

pressfoto – <a href=’https://www.freepik.es/fotos/negocios’>Foto de Negocios creado por pressfoto – www.freepik.es</a>